La Cosa Nostra
Sobre superioridades morales y marcas inmorales
A propósito de la reciente polémica del sociólogo Alberto Mayol, quién argumentó que la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar vulneraría el pacto social mínimo al promover la cultura narco; se suscitó una discusión en redes que podemos abordar desde el derecho de marcas.
Para contextualizar, se dio el siguiente intercambio:
Más allá de las superioridades morales, de las discusiones sobre la pertinencia o no de la denuncia1 y del craso error de calificar a Peso Pluma como “cantante de reggaetón”; me interesa acá hablar de la validez del argumento en el derecho marcario, el cual creo es desestimado con demasiada liviandad por el sociólogo.
¿Acaso hay apología de la mafia al usar "La Cosa Nostra" como forma de identificar su programa y seminarios?
“La Cosa Nostra” como marca comercial
El uso marcario de un signo se hace siempre en relación a determinados productos o servicios; las cuales se ordenan de acuerdo al Clasificador de Niza. En este caso, al revisar la página web seminarioslacosanostra.cl se ve que el signo se utiliza para un podcast (clase 38), seminarios (clase 41) y libros (Clase 16). El uso que se hace de “LA COSA NOSTRA” es marcario, identificando la fuente comercial de determinados productos o servicios.
De acuerdo a su naturaleza, la marca sería mixta. Esta se compondría de la denominación “LA COSA NOSTRA” en cuyo extremo izquierdo se posiciona una rosa representada icónicamente, la cual alude a la flor usada por Vito Corleone en el inicio de El Padrino.
La tipografía usada pertenece a la clasificación de las Didonas, tengo pocos caracteres para poder asegurar la familia tipográfica específica, pero estoy casi seguro que es Bodoni. Esta es una familia tipográfica que se origina en Italia y que se caracteriza por sus ejes verticales, remates finos y verticales y el alto contraste entre sus trazos. Connota lujo, sofisticación y elegancia. Esta tipografía también se usa en el libro de Mayol junto a la imagen del caballo (degollado en la película), muchas veces utilizada también como marca del antedicho programa:
El uso de color en ambos casos, incluye rojo, negro y dorado. Colores que en su conjunto simbolizan formalismo, poder, fuerza y prosperidad.
En suma, los elementos gráficos y tipográficos refuerzan el imaginario delictivo y aspiracional de las mafias italianas en estas marcas.
Con todo lo dicho, esta marca no está solicitada ni registrada en el INAPI, por lo que actualmente no cuenta con protección alguna.
Las marcas inmorales
La mayoría de las legislaciones del mundo contemplan una causal de prohibición absoluta de registro de marcas por ser contrarias a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Si bien cada una de estas son categorías distintas, usualmente se pueden agrupar bajo el nombre de “inmorales”, que es la simplificación que usaremos ahora para referirnos a ellas.
En Chile, se han rechazado bajo esta causal diversas marcas de o para cannabis, marcas que contienen groserías, marcas con connotaciones sexuales (entre ellas la reseñada “PICO”), y marcas como “MATAPACOIN” o “ACAB”2. Evidentemente estos ejemplos no agotan la causal, la cual podría eventualmente aplicarse para marcas racistas, violentas o derogatorias, por mencionar otros alcances.
Bajo esta causal se han venido denegando sucesivamente marcas con alusiones a organizaciones criminales. Si bien no puede afirmarse causalmente lo siguiente, la creación de la serie “NARCOS” (2015) y las sucesivas solicitudes de marca y demandas del hermano de Pablo Escobar (dueño de Escobar Inc.) que le siguieron contra quienes usaban el imaginario del famoso traficante, parecen haber provocado un impacto importante en las oficinas de marcas, poniendo más atención en los exámenes de registro y rechazando en consecuencia estas solicitudes.
Así las cosas, recientemente se rechazó una solicitud de marca comunitaria en la Unión Europea para “PABLO ESCOBAR”:
Cuando los consumidores se enfrenten a la marca solicitada en relación con los productos y servicios solicitados lo considerarán directamente como una referencia al líder de uno de las más famosas organizaciones criminales que cometieron los crímenes más crueles y brutales como asesinatos, torturas, tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, etc. Bajo tales circunstancias, el signo sería percibido como una apología del delito y una banalización del el sufrimiento provocado por esos crímenes, exaltando estos actos criminales y al mismo tiempo menospreciando todos estos crímenes que contravienen las normas básicas de la convivencia humana en sociedad moderna3.
Es relevante mencionar que uno de los argumentos que esgrimió el solicitante de esta marca es que ya se había aceptado en la UE una solicitud previa (11 años antes) “Pablo Emilio Escobar Gaviria” presentada por su viuda. Asimismo, que se han aceptado otras solicitudes con “nombres de criminales” en la misma jurisdicción.
La respuesta del tribunal a estos argumentos es que las sentencias están basadas en los poderes entregados por la ley y no necesitan ni deben basarse en decisiones previas o de otros tribunales. Es importante este argumento del tribunal por dos razones, primero porque los tribunales se equivocan; segundo porque las circunstancias cambian, especialmente en una causal como esta.
(Dejo consignado que ya en el año 2006 habían sido rechazadas marcas “Pablo Escobar” en Colombia).
Por motivos similares, en la Unión Europea sistemáticamente se han rechazado marcas que contienen denominaciones como “MAFIA”, “ETA” y la que nos convoca “LA COSA NOSTRA”.
“LA COSA NOSTRA”: marca inmoral
Según mi investigación jurisprudencial, la denominación descrita ha sido rechazada como marca y catalogada como inmoral en base a la causal descrita en, al menos, estas decisiones de Brasil, Bulgaria, España, Estados Unidos, México y la Unión Europea. Transcribo sus párrafos más relevantes.
Brasil (2020):
Rechazo de oficio y confirmación en apelación para una solicitud “COSA NOSTRA”, mixta para clase 3:
La marca reproduce signos referentes a una organización criminal, la cual no puede ser registrada de conformidad con la fracción III del artículo 124 de la LPI.
Art. 124 - No pueden registrarse como marca: III - expresión, figura, diseño o cualquier otro signo contrario a la moral y a las buenas costumbres o que ofenda el honor o la imagen de las personas o atente contra la libertad de conciencia, de creencia, de religión culto o idea y sentimientos dignos de respeto y veneración;
Bulgaria (2011):
Rechazo de oficio para una solicitud “COSA NOSTRA” en alfabeto cirílico y latino para más de 15 clases, se decidió en apelación:
La actividad de organizaciones criminales e individuos es ilegal y contraria a los principios éticos y morales en todos naciones civilizadas. El registro de la marca "КОСА НОСТРА COSA NOSTRA" por un organismo administrativo estatal como la Oficina de Patentes de La República de Bulgaria es inadmisible, ya que puede percibirse como tolerar y apoyar el crimen organizado que se ocupa de actividades ilegales como prostitución, juegos de azar, tráfico de drogas, armas, etc.”
Estados Unidos (1995):
Se dio en un procedimiento de oposición contra una solicitud “COSA NOSTRA” en clase 3 (cosméticos, jabones), estas fueron las alegaciones del oponente.
“El registro ha sido opuesto por la Orden de los Hijos de Italia en América con el argumento de que es una organización fraternal fundada en 1905, que actualmente cuenta con 2.675 logias en Estados Unidos y Canadá; que brinda servicios de asistencia, apoyo moral y entretenimiento a sus afiliados; que en las actividades sociales se repartan premios, entre ellos jabones, cosméticos y cremas de afeitar; que la Comisión para la Justicia Social (una entidad corporativa separada de la Orden) lucha contra la parcialidad, la intolerancia y los prejuicios contra los ciudadanos italoamericanos y, en particular, la Comisión ha luchado para eliminar el uso de los términos “Mafia” y “Costra Nostra” en referencia general a nombres italoamericanos; que el término COSA NOSTRA significa “cosa nuestra” y desde 1959 es utilizado para referirse a la “Mafia” por sus propios miembros; ese opositor (y la Comisión) objetan el uso de los términos “Mafia” y “Cosa Nostra” más allá del significado y la descripción reales de un pequeño grupo de criminales organizados en Italia y Estados Unidos; que COSA NOSTRA es el nombre italiano de la “Mafia” que es detestada por la mayoría de los ciudadanos italoamericanos respetuosos de la ley; que llamar miembro de la COSA NOSTRA a un honesto ciudadano italoamericano es un insulto que menosprecia el carácter y la reputación de la persona al calificarlo de criminal; la marca del solicitante utilizada en sus productos menosprecia a los miembros de la Orden y desprecia o desprestigia a la Orden como institución; y que la Orden resulta dañado por ello.”4
España (2023):
Rechazo de oficio de marca mixta “COSA NOSTRA” en clase 32. El argumento principal es el mismo de la Unión Europea (ver más abajo) y agrega el siguiente:
“(…) se considera que puede ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de la Mafia y banalizar la percepción de las actividades criminales de dicha organización”.
México (2019):
Rechazo de oficio de marca mixta “COSA NOSTRA” en clase 44.
“El signo propuesto no es susceptible de registro, ya que incurre en la prohibición prevista en el artículo 4º de la ley de la propiedad industrial, toda vez que al considerar el conjunto de las características de la denominación se desprende que el contenido ideológico de la misma resulta contrario al orden público; no pudiendo obtener el derecho a su uso exclusivo”.
Unión Europea (2011, 2020, 2023):
Como comenté, hay varias solicitudes rechazadas que contienen estas expresiones, en diversas clases. Todas son rechazos de oficio:
Argumentos del 2011:
El registro de tal expresión por parte de un organismo público podría interpretarse como una forma de apoyo a actos delictivos llevados a cabo por esa organización.
Argumentos del 2020, 2023:
La expresión ‘COSA NOSTRA’ es conocida por todos los consumidores de la Unión Europea La ‘COSA NOSTRA’ es una sociedad secreta criminal siciliana desarrollada originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia, Italia . ‘Cosa Nostra’ es como se denomina la organización de la Mafia de origen siciliano.
El crimen organizado al estilo de la mafia es una amenaza clara y presente en toda la UE. Sus actividades se extienden a otros Estados situados más allá de las fronteras de la República de Italia, entre otros, en el seno de la Unión Europea. La citada organización delictiva recurre a la intimidación, a la violencia física y al asesinato para ejercer sus actividades, entre las que se encuentran el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el blanqueo de capitales y la corrupción (15/3/2018, T-1/17, LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (fig), EU:T:2018:146, § 35).
Estas actividades delictivas vulneran los propios valores en los que se basa la Unión Europea, más concretamente, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad tal y como se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (15/3/2018, T-1/17, LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (fig), EU:T:2018:146, § 36).
La asociación en la marca del elemento nominativo «COSA NOSTRA» con el resto de elementos de la marca impugnada tiene por objeto transmitir una imagen del manejo o control que la ‘Cosa Nostra’ puede ejercer en cualquier actividad comercial y, de este modo, de banalizar la percepción de las actividades delictivas de dicha organización. Es, por tanto, previsible que la marca impugnada provoque u ofenda no solo a las víctimas de la citada organización y a sus familias sino también a cualquier persona que, en el territorio de la UE, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia (15/3/2018, T1/17, LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA (fig), EU:T:2018:146, § 47).
Por consiguiente, considerado en su conjunto, el signo para el que se solicita protección se considera contrario al orden público y a las buenas costumbres y no es apto para su registro a efectos del artículo 7, apartado 1, letra f) del RMUE.
Voy a dejar solo la sentencia más reciente aquí, pero si a alguien le interesa alguno de los documentos, déjeme un comentario.
La situación de Chile
En Chile existen actualmente dos registros de marca que contienen el término “COSA NOSTRA”
“COSA NOSTRA”, denominativa, clase 33 (vinos), registrada a nombre de Agrícola Y Vitivinícola Montebello S. A., concedida en febrero de 2018.
“LA COSA NOSTRA”, denominativa, clase 43 (restaurant), registrada a nombre de Mario Alberto Rosselli Buonaventura e Inversiones y Comercializadora De Alimentos Ltda., concedida en noviembre de 2008.
Otras marcas intentaron registrarse pero fueron objeto de oposición o rechazadas de oficio por pedirse para clases relacionadas a las ya mencionadas.
Podría sospecharse que esa podría ser la razón por la cual Alberto Mayol y compañía no quisieron realizar solicitud, por miedo a una eventual oposición; aunque a vuelo de pájaro, las marcas podrían coexistir gracias al principio de especialidad, o sea, porque protegen clases no relacionadas.
Otra opción es que sea difícil para ellos manejar la comunidad/titularidad de la marca con el resto de los miembros del podcast (en el caso del nombre de dominio, este pertenece solo a Alberto Mayol).
Aunque la explicación más simple es que sencillamente no les interese o no lo consideraron, pues incluso usan dos versiones de la marca.
Como sea, la pregunta más importante a este punto es ¿debería rechazarse de oficio una eventual solicitud de marca?
El INAPI es la institución que debiese contestar esta pregunta y como ya hemos visto, ya ha concedido dos marcas (no puedo evitar notar, a titulares que parecen tener algún tipo de filiación italiana). Pero como ya apuntamos, las decisiones previas de un ente jurisdiccional no afectan las decisiones futuras, pues su mandato está en la ley, no en esas decisiones previas.
También ya lo mencioné, los tribunales se equivocan porque están compuestos por seres humanos. Solo por comentar un ejemplo, INAPI permitió el registro de la marca “COSPLAY” solicitada en septiembre de 2015, para clases 35 y 41, justamente para proteger eventos de disfraces. Esta es una marca claramente irregistrable por ser genérica y descriptiva. Una posterior solicitud del mismo titular en agosto del 2016 para clase 25 y 43 fue rechazada por estos argumentos. Es decir, el INAPI reconoció ese error y actuó en consecuencia. Podemos encontrar numerosos ejemplos similares.
El INAPI es la primera “línea de defensa” contra marcas irregistrables y su misión principal, a priori, es rechazar signos que pudiesen caer en alguna causal de irregistrabilidad. Su labor debe ser eminentemente, conservadora.
Siempre tengo conversaciones con otros colegas que se enojan que les rechacen todo, pero la verdad yo creo que deben ser estrictos pues están comandados por la ley y lo que está en juego es el sistema de signos que componen los diversos lenguajes. Las marcas comerciales son, prácticamente, monopolios simbólicos.
En ese sentido, creo que las marcas tal como fueron presentadas más arriba con las connotaciones ahí señaladas caen justamente en la situación de “ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de la Mafia y banalizar la percepción de las actividades criminales de dicha organización” y en consecuencia podría considerarse como inmoral.
Esto sumado a la jurisprudencia aquí recogida, puede ser un indicio suficiente para el examinador sobre la decisión a tomar.
Ahora… si yo fuera el Consigliere y tuviera que asesorar la posición contraria…
"I Have A Special Practice. I Handle One Client."
Recomiendo estas columnas Los Pecados de Peso Pluma y Lo simbólico y lo terrenal
Cito la resolución de rechazo ”término utilizado en manifestaciones para hacer referencia a los policía o a carabineros en forma ofensiva, por lo que el signo puede ser considerado como un ataque verbal al dichas instituciones y como una conducta social reprochable por los consumidores, no pudiendo por tanto constituirse en marca comercial.”
“The Board notes that the majority of the goods and services applied for targeted the general consumers and therefore reach a large section of the public. When these consumers would be confronted with the mark applied for in relation with the goods and services applied for, they would consider it directly as a reference to the leader of one of the most famous criminal organisations which committed the cruelest and most brutal crimes as assassinations, tortures, drugs trafficking, extortions, kidnappings etc. Under such circumstances, the sign would be perceived as an apology of crime and a trivialization of the suffering provoked by those crimes, extolling these criminal acts and at the same time belittling all these crimes which contravene the basic rules of human coexistence in modern society” - R 1364/2022-5 - 21 de Febrero 2023.
Registration has been opposed by the Order Sons of Italy in America (Order) on the grounds that it is a fraternal organization founded in 1905, currently having 2,675 lodges in the United States and Canada; that it provides assistance, moral support and entertainment services to its members; that at social activities, door prizes, including soaps, cosmetics, and shaving creams, are given out; that the Commission for Social Justice (a separate corporate entity of the Order) fights bias, bigotry and prejudice against Italo-American citizens, and in particular, the Commission has fought to eliminate use of the terms “Mafia” and “Costra Nostra” in general reference to Italo-American names; that the term COSA NOSTRA means “our thing” and since 1959 is used to refer to the “Mafia” by its own members; that opposer (and the Commission) object to the use of the terms “Mafia” and “Cosa Nostra” beyond the actual meaning and description of a small group of organized criminals in Italy and America; that COSA NOSTRA is the Italian name for the “Mafia” which is detested by most lawabiding Italo-American citizens; that to call an honest Italo-American citizen a member of COSA NOSTRA is an insult that disparages the character and reputation of the person by labeling him a criminal; that applicant’s mark used on its goods disparages the members of the Order and brings the Order as an institution into contempt or disrepute; and that the Order is damaged thereby.